现有技术抗辩规则若干问题研究兼评专利法修正案草案第22条
- 格式:pdf
- 大小:1002.19 KB
- 文档页数:10
037基于专利法第二十二条第三款浅谈“实用新型专利权”的放弃吕青林,金善科为了更好地保护自主研发的产品,国内申请人一般会在同日同时提交一份属于同样发明创造的发明专利申请和实用新型专利申请。
当发明专利克服创造性缺陷并符合授予专利权的其他条件时(文章只讨论发明专利被评述了不具备创造性情况下的实用新型专利权的放弃问题),如果此时发明专利申请与已经授权的实用新型专利构成同样的发明创造,通常情况下,审查员会要求申请人作如下选择:①放弃已经授权的实用新型专利权,接受发明专利权;②修改即将授权的发明专利申请的权利要求,使其不与已经授权的实用新型构成同样的发明创造;③放弃发明专利。
笔者在多年的发明专利实质审查过程中发现,无论发明的独立权利要求的保护范围多小,专利申请人基本上都毫无例外地选择接受发明专利权而放弃实用新型专利权。
这反映出申请人并没有足够认识到发明专利与实用新型间的创造性标准之间的差异,更没有意识到不恰当地放弃实用新型专利权所导致的后果。
一、不恰当地放弃“实用新型专利权”可能导致的后果专利法第二十二条第三款指出:创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
可见,发明专利与实用新型专利的创造性标准存在差异,即实用新型创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准,如图形象地展示出了这种差异。
因此,对于一项发明创造,可能存在这种情况,即没有达到发明专利创造性的标准,但达到了实用新型专利创造性的标准。
这时,如果申请人放弃实用新型专利权,可能会损害自己的合法权益。
下面举例详细说明。
比如,属于同样的发明创造的发明专利申请和实用新型专利申请,其具有保护范围相同的独立权利要求和从属权利要求。
其中,实用新型专利申请经过初审后授权,而发明专利的独立权利要求经过审查员的实质审查,指出独立权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性,申请人将具备创造性的从属权利要求的附加技术特征补充到独立权利中,要求形成新的独立权利要求,这时发明专利的新独立权利要求克服了不具备创造性的缺陷,也即达到了专利法所要求的发明专利创造性高度,审查员在此基础上来授权。
专利法第22条第一款
专利法第22条第一款规定了专利的申请人可以是发明人或者其
继承人、受让人。
这一规定确保了专利权的合法性和权益的保护。
首先,专利的申请人可以是发明人本人,这意味着发明人对其创造
的发明享有申请专利的权利,从而保护了发明人的创造成果和知识
产权。
其次,专利的申请人也可以是发明人的继承人或受让人,这
意味着在发明人无法申请专利的情况下,其继承人或受让人可以代
替发明人申请专利,从而继承和保护发明人的创造成果和知识产权。
这一规定在保护发明人的权益的同时,也为专利的申请提供了灵活
性和多样性,有利于促进创新和知识产权的保护。
专利侵权诉讼之「现有技术抗辩篇」日前,最高人民法院颁布实施的专利侵权纠纷司法解释二对现有技术或现有设计如何进行界定给出了明确的规定,就此本文对专利侵权诉讼中现有技术抗辩的理解和适用进行了简单的梳理,以便大家分析讨论。
一、现有技术抗辩作为法定抗辩权的法律依据及配套规定现有技术抗辩是我国第三次修订专利法时新增加的规定(2009年10月1日起实施),现行专利法第62条规定,在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。
我国专利法第22条第5款规定:“现有技术”是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条规定(2010年1月1日起实施,以下简称为专利侵权纠纷司法解释一):被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第22条规定(2016年4月1日起实施,以下简称为专利侵权纠纷司法解释二),对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩,人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第125条规定(2013年9月4日下发,指导北京法院知识产权法官审理专利民事案件之用,以下简称专利侵权判定指南),现有技术抗辩,是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同,或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的,应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术,被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。
二、现有技术抗辩的比对对象及对比方式专利侵权诉讼中,在使用现有技术抗辩时会存在以下三个对象:“涉案专利的技术特征”、“被控侵权产品的被控技术特征”以及“现有技术的相应特征”。
《中华人民共和国专利法》第23条授予专利权的外观设计应当与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显的区别。
授予专利权的外观设计不得与他人再申请日以前已经取得的合法权利相冲突。
第62 条在专利权纠纷案件中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。
《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条人民法院认定外观设计是否相同或者相近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品材料、内部结构等特征,应当不予考虑。
下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具影响:(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。
第14条被诉侵权设计与一个现有设计相同或无实质差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第62条规定的现有设计。
《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第22条对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者时现有技术抗辩,人民法院应当依照专利申请日施行的专利法界定现有技术或者是现有设计。
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》139.现有设计抗辩,是指被诉侵权外观与一项现有设计相同或者相近似,或者侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合,则被诉侵权外观构成现有设计,被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利。
140.现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计,包括国外以出版物形式公开和以使用等方式公开的设计。
144.审查现有设计抗辩是否成立,应当判断被诉侵权设计是否与现有设计相同或近似,而不应将专利外观设计与现有设计比对。
但是,当被诉侵权设计与专利外观设计相同或者近似,且被诉侵权设计与现有设计视觉差异较小的情况下,如果被诉侵权设计使用了专利外观设计的设计要点,则应当认定现有设计抗辩不能成立;否则现有设计抗辩成立。
专利侵权诉讼中现有技术(设计)抗辩若⼲问题的探讨现有技术抗辩/现有设计抗辩,是2009年专利法修改时增加的⼀项制度,是被诉侵权⼈⽤于对抗专利权⼈侵权指控的⼀种不侵权抗辩,该制度的理论基础是,专利权的保护范围不得包括现有技术或者现有设计。
2009年⽣效的专利法第六⼗⼆条规定:在专利侵权纠纷中,被控侵权⼈有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。
与2009年引⼊现有技术、现有设计抗辩相适应,最⾼⼈民法院强调[1]:应依法认真审查各种不侵权抗辩事由和侵权责任抗辩事由,合理认定先⽤权,依法⽀持现有技术抗辩。
本⽂将对专利侵权诉讼实务中有关现有技术抗辩或者现有设计抗辩的⼏个重要问题进⾏探讨,以期明确司法机关对于相关问题的审查和认定标准。
⼀现有技术或者现有设计的确定⼈民法院在对现有技术及现有设计抗辩进⾏审查时,对于现有技术或者现有设计的确定应当依照现⾏专利法第⼆⼗⼆条以及专利法第⼆⼗三条的规定,即:“本法所称现有技术,是指申请⽇以前在国内外为公众所知的技术”;“本法所称现有设计,是指申请⽇以前在国内外为公众所知的设计”。
⽽2000年专利法对于现有技术和现有设计的确定标准则是“相对新颖性标准”,即:新颖性,是指在申请⽇以前没有同样的发明或者实⽤新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使⽤过或者以其他⽅式为公众所知;授予专利权的外观设计,应当同申请⽇以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使⽤过的外观设计不相同和不相近似。
因此,不同版本专利法的适⽤对于确定现有技术或现有设计存在很⼤不同。
为了明确在审查现有技术抗辩或者现有设计抗辩时的法律适⽤问题,最⾼⼈民法院在2016年⽣效的《最⾼⼈民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应⽤法律若⼲问题的解释(⼆)》第⼆⼗⼆条作出了规定:对于被诉侵权⼈主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩,⼈民法院应当依照专利申请⽇时施⾏的专利法界定现有技术或者现有设计。
现有技术抗辩研究一、本文概述随着科技发展的日新月异,知识产权保护成为社会各界关注的焦点。
在专利侵权纠纷中,被告经常采用的一种抗辩策略就是现有技术抗辩。
这种抗辩策略旨在证明被控侵权的技术或产品并非创新,而是早已存在于市场或公开文献中的现有技术。
因此,本文旨在对现有技术抗辩进行深入的研究和分析,以期对专利法实践、科技创新及市场竞争提供理论支持和实践指导。
本文首先对现有技术抗辩的概念、历史发展和法律基础进行梳理,明确其定义和适用范围。
随后,通过案例分析的方法,对国内外现有技术抗辩的典型案例进行剖析,揭示现有技术抗辩在实践中的运作机制和效果。
在此基础上,进一步探讨现有技术抗辩对专利制度、技术创新和市场环境的影响,分析其在促进科技进步和保护公众利益方面的积极作用和潜在风险。
本文还将对现有技术抗辩的策略和技巧进行深入研究,为被告在专利侵权纠纷中如何有效运用现有技术抗辩提供策略建议。
本文还将探讨原告如何应对和反驳被告的现有技术抗辩,以提高专利侵权诉讼的胜诉率。
本文将对现有技术抗辩的未来发展趋势进行展望,提出完善现有技术抗辩制度的建议,以期为专利法改革和科技创新提供有益的参考。
二、现有技术抗辩的理论基础现有技术抗辩作为知识产权法领域的一项重要制度,其理论基础主要建立在以下几个方面。
技术进步的促进:在现代社会,技术的飞速发展使得新的创新成果层出不穷。
现有技术抗辩的存在,旨在鼓励创新者在现有技术的基础上进行进一步的研发,从而推动整个社会的进步。
当一项新技术或产品被指控侵犯他人专利权时,如果该技术或产品能够证明其基于现有技术而发展,那么其创新成果应得到保护,而不是被简单地认定为侵权。
公平原则的体现:知识产权法的基本原则之一是公平原则。
现有技术抗辩作为一种抗辩手段,允许被指控侵权的一方提供证据证明其技术或产品是基于现有技术而开发的,从而避免了不必要的侵权纠纷。
这体现了法律对于公平、正义的追求,确保各方在技术创新和市场竞争中能够享有平等的权利和机会。
现有技术抗辩原则
现有技术抗辩原则(principleofexistingtechnologydefense)是指在知识产权纠纷中,被指控侵犯他人专利权的一方可以抗辩自己使用的技术已经存在于公开技术文献中,即先前已经存在的技术,不属于被指控的侵权行为。
该原则是国际上普遍适用的知识产权法律原则之一。
现有技术抗辩原则可以有效防止专利权的滥用和不合理扩张。
例如,某公司申请了一项专利,但在专利授权前已有其他公司公开了类似的技术,申请的专利就无法通过现有技术抗辩原则的检验。
另外,现有技术抗辩原则也可以促进技术的共享和创新。
如果某项技术已经存在于公开技术文献中,那么其他人可以在遵守相关法律规定的前提下使用该技术进行创新和研发,以推动技术的进步和发展。
总之,现有技术抗辩原则是保护知识产权的一项重要原则,可以避免专利权的滥用和不合理扩张,同时也可以促进技术的共享和创新。
- 1 -。
对《专利法》第二十二条第四款实用性的探讨作者:刘佳秋李鹏来源:《职工法律天地·下半月》2018年第04期摘要:通过两个有关实用性的问题引出对《专利法》第二十二条第四款实用性的深入思考,通过分析多位专家的观点,从立法宗旨、审查原则、审查实践等多角度充分论证,最终得出对上述实用性问题的诠释。
关键词:专利法;实用性;审查对象一、引言《审查指南》规定:发明或者实用新型专利申请是否具备实用性,应当在新颖性和创造性审查之前首先进行判断。
由此可见实用性的审级高于新颖性和创造性,实用性实际上是能够形成一项专利权的最为基本的要件,是专利权的本质属性。
因此在审查实践中对实用性的正确判断尤为重要。
近日,笔者在参加专利局审查员入职培训题库建设中遇到了有关实用性的两个问题,引起了题库建设组内人员的热烈讨论,同时也引起了笔者对《专利法》第二十二条第四款的思考。
二、实用性问题的讨论(一)独立权利要求和从属权利要求实用性的关系如果独立权利要求有实用性,那么从属权利要求(真从属权利要求而非假从属权利要求)是否一定有实用性?一般认为:独立权利要求具备实用性并不必然保证其从属权利要求也具备实用性,不能由引用基础具备实用性确认其从属权利要求也具备实用性,应分别予以审查。
例如可能存在独立权利要求请求保护一种设备,从属权利要求中进一步限定设备中某个部件的某种工作方式违背自然规律。
另外从属权利要求中如果有对发明其他方面(不同于独立权利要求)的改进,也会有不具有实用性的可能。
对此问题,笔者翻阅的《专利法》《审查指南》以及《专利法详解》和专利局实用性教案等多项资料。
《专利法》第二十二条第四款规定:实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。
对实用性概念的理解重点在于是否能够制造或使用以及是否能够产生积极效果这两方面。
这两方面的判断应基于技术方案,与独立权利要求与从属权利要求之间并无必然联系,即使独立权利要求具备实用性,对其进一步限定的从属权利要求也可能存在不具备实用性的情况,如独立权利要求请求保护一种产品,从属权利要求对该产品的某一部件进一步限定中涉及违反自然规律的“恒动机械”的结构,因此应当对其技术方案分别独立进行判断;也就是说,对于存在“上位概括”的独立权利要求,即使该独立权利要求具备实用性,其从属权利要求也可能不具备实用性。
最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)(2020年修正)文章属性•【制定机关】最高人民法院•【公布日期】2020.12.29•【文号】•【施行日期】2021.01.01•【效力等级】司法解释•【时效性】现行有效•【主题分类】专利综合规定正文最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)(2016年1月25日最高人民法院审判委员会第1676次会议通过,根据2020年12月23日最高人民法院审判委员会第1823次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)〉等十八件知识产权类司法解释的决定》修正)为正确审理侵犯专利权纠纷案件,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定,结合审判实践,制定本解释。
第一条权利要求书有两项以上权利要求的,权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。
起诉状对此未记载或者记载不明的,人民法院应当要求权利人明确。
经释明,权利人仍不予明确的,人民法院可以裁定驳回起诉。
第二条权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被国务院专利行政部门宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。
有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的,权利人可以另行起诉。
专利权人另行起诉的,诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。
第三条因明显违反专利法第二十六条第三款、第四款导致说明书无法用于解释权利要求,且不属于本解释第四条规定的情形,专利权因此被请求宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院一般应当裁定中止诉讼;在合理期限内专利权未被请求宣告无效的,人民法院可以根据权利要求的记载确定专利权的保护范围。
第四条权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、标点、图形、符号等存有歧义,但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的,人民法院应当根据该唯一理解予以认定。
专利法22条
专利法第22条规定了专利技术转让合同的内容。
具体内容如下:
1. 专利技术转让合同应当明确约定专利技术的转让范围、条件和方式。
2. 转让专利技术的,转让人应当将专利技术的全部知识产权转让给受让人。
3. 转让人、受让人可以约定专利技术转让的方式和期限。
4. 转让人可以委托专业中介机构办理专利技术转让事项。
5. 转让人、受让人对专利技术的质量和使用作出相应的保证或者免责条款,并可以约定违约责任。
6. 转让人转让专利技术后,专利技术适用范围有所限制的,应当向受让人说明。
7. 转让专利技术的合同不得排除或者限制转让专利技术后的推广和应用,不得限制专利技术的改进和开发利用。
8. 政府依法行使技术交易管理职能。
9. 转让专利技术应当按照法律、行政法规的有关规定办理变更登记手续。
总之,专利法第22条明确了专利技术转让合同的内容,包括转让范围、条件和方式,保证和免责条款的约定,以及政府的管理职能等方面的规定。
《专利法》修正案之现有技术抗辩条款及其相关条款的纺化研
究
唐春
【期刊名称】《电子知识产权》
【年(卷),期】2009(000)005
【摘要】<专利法>修正案新增加的"现有技术抗辨"制度不仅抗辩模式比较模糊,而且与外观设计权利条款和宽限期条款有冲突.该条款应当在"事实抗辩"和"权利抗辩"模式中择一立法,同时外观设计权利条款和宽限期条款也应作相应调整.
【总页数】4页(P24-27)
【作者】唐春
【作者单位】华东政法大学知识产权学院
【正文语种】中文
【中图分类】D9
【相关文献】
1.现有技术抗辩中的技术比对规则-兼议专利法修订中现有技术抗辩建构 [J], 何
怀文
2.我国刑法"涉恐"条款的系统化分析r——兼评《刑法修正案(九)》的相关条款 [J], 卢有学;吴永辉
3.全球化信息化背景下我国网络恐怖活动及其犯罪立法研究——兼评我国《刑法修正案(九)(草案)》和《反恐怖主义法(草案)》相关反恐条款 [J], 皮勇
4.论保险法上不可抗辩条款的法理基础——以不可抗辩条款的价值嬗变及实质为视
角 [J], 袁继尚;
5.现有技术抗辩规则若干问题研究——兼评《专利法修正案(草案)》第22条[J], 程英卫
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
作者: 牛强[1]
作者机构: [1]中南财经政法大学知识产权研究中心
出版物刊名: 知识产权
页码: 49-57页
主题词: “创造性”判断;非显而易见性;事后诸葛亮
摘要:“事后诸葛亮”问题在专利创造性判断标准的发展过程中起了举足轻重的作用,“非显而易见性”标准的一个重要作用就是防止“事后诸葛亮”。
美国专利创造性判断中的“教导-启示-动机”标准是防止“事后诸葛亮”的一个重要武器,但巡回上诉法院却错误的适用了该标准。
随着关国专利质量的下降和“KSR”案的到来,“事后诸葛亮”问题又得到人们的重新审视。
我国《专利法》第22条规定的“(突出的)实质性特点与(显著的)技术进步”标准及专利“审查指南”中的相关表述均存有问题,容易导致“事后诸葛亮”的产生。
实用性审查指南第二部分第五章第五章实用性1.引言根据专利法第二十二条第一款的规定,授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。
因此,申请专利的发明和实用新型具备实用性是授予其专利权的必要条件之一。
2.实用性的概念法22.4实用性,是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用,并且能够产生积极效果。
授予专利权的发明或者实用新型,必须是能够解决技术问题,并且能够应用的发明或者实用新型。
换句话说,如果申请的是一种产品(包括发明和实用新型),那么该产品必须在产业中能够制造,并且能够解决技术问题;如果申请的是一种方法(仅限发明),那么这种方法必须在产业中能够使用,并且能够解决技术问题。
只有满足上述条件的产品或者方法专利申请才可能被授予专利权。
所谓产业,它包括工业、农业、林业、水产业、畜牧业、交通运输业以及文化体育、生活用品和医疗器械等行业。
在产业上能够制造或者使用的技术方案,是指符合自然规律、具有技术特征的任何可实施的技术方案。
这些方案并不一定意味着使用机器设备,或者制造一种物品,还可以包括例如驱雾的方法,或者将能量由一种形式转换成另一种形式的方法。
能够产生积极效果,是指发明或者实用新型专利申请在提出申请之日,其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的。
这些效果应当是积极的和有益的。
3.实用性的审查发明或者实用新型专利申请是否具备实用性,应当在新颖性和创造性审查之前首先进行判断。
审查指南第二部分第五章实用性3.1 审查原则审查发明或者实用新型专利申请的实用性时,应当遵循下列原则:(1) 以申请日提交的说明书(包括附图)和权利要求书所公开的整体技术内容为依据,而不仅仅局限于权利要求所记载的内容;(2) 实用性与所申请的发明或者实用新型是怎样创造出来的或者是否已经实施无关。
3.2 审查基准专利法第二十二条第四款所说的“能够制造或使用”是指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性。