浅析定牌加工企业的商标侵权认定及商标战略摘要：《商标法》第52 条规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标是一种侵犯注册商标专用权的行为。”若依此规定，现存的大量定牌加工企业则面临着商标侵权之风险，但其生产的产品均销往国外，并未造成我国相关公众的混淆，也未给国内商标权人利益造成损失，若认为定牌加工企业侵犯国内商标权人的权利，似乎很难讲得通。即使如此，定牌加工企业从事涉外加入贸易时，须遵循谨慎和注意义务。
关键词：商标侵权；定牌加工；商标使用；混淆
20 世纪90 年代起，我国东南沿海城市出现了大批从事定牌加工的企业。自加入WTO 后经济全球化的作用日益明显，廉价的劳动力和低成本的原料使得越来越多的外国企业委托中国企业加工商品。尽管商品可以在世界范围内自由流动，但商标却由于地域性可能会存在侵权风险。本文拟对我国涉外定牌加工企业存在的商标侵权问题予以分析，提出自己的拙见，最后对我国定牌加工企业的商标战略提出合理化建议。
一、定牌加工的概念
这里所指的定牌加工一般发生在这样的情况之下，甲国企业对A 标志享有商标权，其委托乙国企业B生产附带A标志的商品，乙国企业B 在完成委托加工后商品在甲国销售。通常委托加工并不存在商标侵权问题，因为就其本质而言无非是利用他国劳动力资源优势生产商品。但随着世界贸易的迅速发展，商品流通十分频繁，在一国知
名但未达到驰名程度的商标也许会被他国企业恶意抢注，这样就产生了同一标志在不同国家被不同的企业注册的情况。然而商标权具有地域性，因此在涉外定牌加工中出现了这样的情形：在乙国地域范围内存在对A 标志享有商标权的企业C，C 作为商标权人享有法律规定的禁止他人在相同或类似的商品上使用与注册商标相同或近似的商标，那么C 作为商标权人是否有权利禁止B 生产附带A标志的商品？
对此问题，不仅在学界存在着分歧，而且在司法实务界法院对同一问题作出截然不同的判决。定牌加工是否构成商标侵权，在侵权认定中存在哪些问题，下文将予以阐述。
二、定牌加工侵权认定中存在的问题
定牌加工要在同种或类似的商品使用与在国内已注册商标相同的商标，故依商标法第52 条的字面含义，定牌加工是一种侵犯商标专用权的行为。2004 年北京市高级人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第13 条中规定：“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托并且受委托定牌加工的商品在中国境内销售可能造成相关公众的混淆、误认应当认定构成侵权。”根据这一解释，受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与国内商标权利人的注册商标相同或者近似的行为不构成商标侵权。这一解释将混淆作为认定商标侵权的标准，认为只有定牌加工的商品在中国境内销售可能造成相关公众的混淆、误认才构成侵权。这样如前文所述，将
受托定牌加工的商品销往国外由于不可能造成我国相关公众混淆，故不构成商标侵权。但北京市高级人民法院2006 年3 月6 日重新颁布了《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第21 条规定，“承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权”中指出：“承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定做人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定做人构成共同侵权，应当与定做人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定做人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。”这一解释为承揽人设定了审查是否侵权的注意义务，违反义务需承担共同侵权责任，同时规定了承揽人免责的法定条件。此规定废弃了2004年将混淆作为商标侵权的标准，用语比较模糊，“承揽人应当对定做人是否享有注册商标专用权进行审查”，这里的注册商标专用权究竟是此商标的域外商标专用权还是定牌加工商品商标的域内商标专用权并为作出清楚的界定。
定牌加工是否构成商标侵权在司法审判的实践中也很混乱。2011 年12 月15 日，广东省广州市中级人民法院就德国雨果博斯商标管理有限公司与广州市成华皮具有限公司商标侵权纠纷案的上诉中，法院认为商标侵权行为并不以行为人主观上是否有过错为要件，也不以产品在国内销售为前提。成华公司作为加工坊，其主观上是否有侵权恶意和未将侵权产品中国国内进行销售，均不影响侵权的认定。在上述的判决中，法院显然并不以造成消费者混淆作为商标侵权的构成要
件。但在2011 年7 月15 日，上海市第一中级人民法院对无锡国际贸易有限公司与某鱼桖有限公司确认不侵害注册商标专用权纠纷案中，认为定牌加工并未侵犯国内相关权利人的商标权，其具体观点如下：虽然涉案商标与上诉人在我国境内的注册商标近似，并使用在相同的商品上，但由于被上诉人在中国境内加工后，全部销往境外，对相关公众识别上诉人相同商品的产地、制造商等信息不可能产生混淆、误认，故不会对上诉人在我国境内取得的商标权构成伤害。
笔者认为，就定牌加工是否构成商标侵权这一问题立法和司法实务混乱的根本原因在于对商标侵权本质的认识存在着不同的看法。具体而言，混淆是否是构成商标侵权的必要条件？定牌加工中对相同或近似商标的使用是否构成商标法意义的使用？
三、关于定牌加工侵权认定的解析
1.混淆是否构成商标侵权的结果要件
商标基本的功能是区分商品和服务的来源，使消费者在面对琳琅满目的商品时，可以根据商标的指示功能，减少搜寻成本，找到称心如意的商品。假若同一种或类似的商品上使用相同或近似的商标，必将造成消费者混淆，市场秩序也不能健康有序的运行。商标权的权利范围既包括商标专用权也包括商标禁用权，商标权人既享有在相同的商品上使用核准注册的商标的权利，也享有禁止他人在相同或类似的商品上使用相同或近似的商标。从商标权基本功能的阐述中，笔者认为从商标权权利设置的目的来看，一方面是赋予商标权人专有权以鼓励其建立自己的品牌和商誉，在市场竞争中取得优势地位；另一方面
赋予商标权人禁用权是防止造成消费者对相同或类似商品的来源产生混淆。因此，防止混淆是构成商标权禁用权的应有之义。换而言之，假若在相同或类似商品上使用相同或近似的商标构成了消费者对商品的来源产生混淆了构成了对商标禁用权权利的损害。但我国商标法第52 条第一款并未将混淆列入商标侵权的结果构成要件，只要在相同或类似的商品使用相同或近似的商标即构成了商标侵权。笔者认为，之所以未明确指出造成消费者混淆是商标侵权的构成要件，是因为按照逻辑常识此种情形必将引起了相关公众的混淆，立法中为了保持法律条文的简洁性，并未将其作为商标侵权的要件。为了弥补这一不足之处，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11 条通过对类似商品的界定将造成混淆引入到商标侵权之中来。类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。同时该解释第9 条中关于商标近似一般也是指易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源于原告注册商标的商品有特定的联系。笔者认为在判定商标侵权的过程中，存在着一个循环判定的过程，即要认定构成商标侵权必须清楚的界定相同或类似商品以及相同或近似商标，但前述的两者都是以造成消费者误认或使消费者混淆为判定的要件，最终构成混淆应该是构成商标侵权的必要条件。
2.定牌加工是否构成商标法意义之使用
只有对商标进行了使用才有可能构成商标侵权，商标法意义的使
